(A1) Apesar das disposições do parágrafo (a), um pedido de apagamento de uma marca devido ao fato de que o pedido de registro da marca foi apresentado de má-fé pode ser apresentado a qualquer momento."
- O pedido de exclusão foi protocolado, conforme declarado, em 14 de dezembro de 2022, cerca de nove meses após o registro da marca, e, portanto, é possível examinar todos os fundamentos para exclusão listados na seção 39 da Portaria.
- Quanto ao ônus da persuasão, em um pedido de apagamento de uma marca registrada, esse ônus é constantemente colocado sobre o requerente para sua exclusão. No entanto, o ônus de apresentar provas pode mudar de um lado para o outro. E se ao final do processo houver dúvida, ela atuará a favor do titular da marca registrada [Tribunal Superior de Justiça 144/85 Klil Metal Industries em Apelação Fiscal v. Registrador de Patentes, Desenhos e Marcas, IsrSC 42(1) 309, 318 (1988)].
- A Seção 46(a) da Portaria dispõe o seguinte:
46 " (a) O registro válido de uma pessoa como proprietário de uma marca lhe dará direito ao uso exclusivo da marca sobre os produtos em relação aos quais a marca está registrada e em todos os assuntos relacionados, sujeito a quaisquer condições e qualificações registradas no registro."
- O direito de fazer uso único de uma marca registrada deriva do poder de uma marca registrada, de impedir o uso de uma marca idêntica ou semelhante para os mesmos produtos ou de impedir o registro de tal marca.
- Como é bem sabido, o direito de uso exclusivo, ou seja, a proteção concedida às marcas registradas, oscila entre os dois extremos de uma ampla área chamada na jurisprudência de "eixo das teorias" [Outros Pedidos Municipais 941/05 Associação Cooperativa de Vinícolas de Rishon LeZion e Zichron Yaakov v. HaKerem Company Ltd., (Nevo, 17 de outubro de 2006) (doravante: Associação dos Vinhocultores)].
- A proteção mais ampla é dada a nomes imaginários que não têm significado de dicionário, e a nomes arbitrários cujo significado de dicionário não tem conexão com os bens que representam. No outro extremo do eixo estão os nomes descritivos que não recebem a proteção da Portaria, pois indicam diretamente os próprios bens (marcas genéricas) ou as características dos produtos, sua natureza e seu caráter (marcas descritivas). A regra é que não há razão para retirar nomes descritivos da linguagem comum, expropriá-los do domínio público e apropriá-los para benefício de um determinado comerciante em relação a bens definidos, a menos que, no curso de seu uso, adquiram caráter distintivo ou tenham sido significativamente moldados [veja, a esse respeito , Recurso Civil 3559/02 Toto Gold Subscribers Club em Tax Appeal v. Sports Betting Regulation Council (Nevo, 26 de setembro de 2004), (doravante: o caso Toto Gold) e uma longa lista de decisões e decisões nas quais a decisão foi citada].
- Entre os sinais descritivos que não recebem proteção (a menos que tenham adquirido um caráter distintivo) e aqueles que são arbitrários, a jurisprudência definiu os sinais sugestivos no eixo teórico. Quanto aos sinais implícitos, a jurisprudência sustentou que a conexão entre eles e os bens exige que o consumidor pense [ver Recurso Civil 5792/99 Communications and Religious-Jewish Education Family (1997) in a Tax Appeal - "Family" Newspaper v. SBC Advertising, Marketing and Sales Promotion in a Tax Appeal - "A Good Family" Newspaper, IsrSC 55(3) 933 (2001) (Nevo, 23 de maio de 2001) Veja também A.H. Seligson em seu livro Trademark Law and Related Laws (Schocken Publishing, 1973, p. 40). O "pensamento necessário" depende em grande parte da singularidade e originalidade do sinal. Não basta que a marca (literalmente) não descreva diretamente os bens para determinar que ela é uma marca alusiva de natureza inata e distintiva.
- A resistência de uma marca e a proteção que ela recebe também dependem de seu design. Quanto mais complexo o projeto, mais limitada será a proteção que ele receberá e é limitado ao próprio design. Por outro lado, uma marca sem desenho (verbal) recebe uma ampla proteção que se aplica a todos os possíveis desenhos da marca [veja, a esse respeito, parágrafo 34 da minha decisão em oposição ao registro da marca nº 278069 Mitzvot Spring 2014 Pastry in a Tax Appeal v. Want Nature in a Tax Appeal (Nevo, 30 de setembro de 2020). Veja também Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 16ª ed.. Na página 407, parágrafo 052-11, nota de rodapé 76].
- Na verdade, a marca verbal concede ao seu proprietário "exclusividade" na palavra que constitui a marca. Portanto, qualquer outra marca que inclua a palavra na marca verbal registrada solicitada em relação a esses bens ou bens da mesma definição geralmente não será elegível para registro, mesmo que seja solicitada em sua forma projetada. Podem haver exceções a essa regra, quando a palavra em questão inclui uma ou mais palavras adicionais além da palavra protegida pela marca [ver Pedido de Registro da 268446 Marca Super-Pharm (Israel) no Tax Appeal v. Abbott Laboratories (Nevo 11.3.2021)] ou o design da palavra é tão único que ofusca a semelhança verbal ] Seção 70 da Decisão Sobre a Objeção ao Registro de uma Marca 574852 (Designada) Sociedad Anónima DAMMv. HIJOS DE RIVERA, A. (Nevo 23.1.2019)].
- A ampla proteção proporcionada pelo registro de uma marca literal no dicionário (que não é imaginária nem arbitrária) ao seu proprietário pode prejudicar a liberdade de expressão e ocupação do público envolvido no campo [veja o caso Ozzi e o caso Toto Zahav no julgamento do juiz Beinisch. Quanto ao uso das palavras "ouro" e "sol" – conforme discutido na decisão do juiz Grunis em Civil Appeal Authority 7836/09 O.P. Shemesh Investments in a Tax Appeal v. Naama Menashe (Nevo 13.12.2009)], portanto, na minha opinião, é necessário examinar sua elegibilidade para registro de forma rigorosa. O fato de a marca em questão ser o dicionário literal e não ser imaginária ou arbitrária em relação aos bens é suficiente para determinar que a marca não possui um caráter distintivo inato ou que seu caráter distintivo é muito fraco. e também transferir o ônus para o requerente de provar que a marca adquiriu um caráter distintivo. Na medida em que o requerente alega que a marca implica, o grau de originalidade e unicidade da marca deve ser cuidadosamente examinado.
- O limite necessário para provar que uma marca literal de dicionário relacionada aos produtos (e que não implica) adquiriu um caráter distintivo é alto – deve ser comprovado por evidências sólidas de que a palavra do dicionário, sem qualquer design, foi identificada apenas com o requerente (quanto ao aumento do ônus da prova, veja o parágrafo 21 no caso da Associação de Viticultores). Além disso, o requerente deve registrar uma marca de dicionário verbal relacionada aos bens ou à definição dos produtos, e há um dever maior de boa-fé. Basta que o requerente esteja ciente do uso real da palavra como marca registrada por outro comerciante da área quando deseja registrar a marca, para lançar dúvidas sobre sua boa-fé.
- Essas regras são consistentes com uma série de decisões deste tribunal em que o registro de marcas literais e de dicionário relacionadas aos produtos ou a designação dos produtos foi excluído ou o registro dessas marcas foi recusado [ver, por exemplo, Pedido de Registro de Marcas 379688, Israel Discount Bank 379686 em um Recurso Fiscal (Nevo, 23 de julho de 2025); Objeção 364915 Concorrência entre 372573 Marcas 8364915 SharkNinja Operating LLC v. Medipod em um Recurso Fiscal (Nevo, 12 de maio de 2025); Pedido de Registro da Marca Nº 359052 (EASY BOARD Easy Board) Tambour em Recurso Fiscal (Nevo 28.7.2024); Pedido de Registro de Marca de 359606 (FOODY HOME) da Powder em Apelação Fiscal (Nevo 10.7.2024); Pedido de Registro de Marca 311811 CREATE ML Apple Inc. (Nevo 17.3.2021); Pedido de Registro de Marca 335272 "SPACE" JetBrains s.r.o (Nevo, 26 de julho de 2022); Objeção a uma Marca 288035 Campus em um Recurso Fiscal v. Shalom College em um Recurso Fiscal (Nevo, 27 de julho de 2021); Pedido de Registro de Marca 345605 "Gourmet" Hevel Settlements, Maon Cooperative Agricultural Association for Regional Development em Recurso Fiscal (Nevo, 30 de julho de 2023)].
- Como será detalhado abaixo, a aplicação das regras acima me leva à conclusão de que a lei da marca é o apagamento.
A marca registrada não possui um caráter distintivo inato
- A marca registrada "Mazor" é registrada para "a prestação de serviços de consultoria (exceto aconselhamento jurídico) com o objetivo de exercer direitos devido a uma condição médica defeituosa ou lesão". Não há disputa entre as partes de que a palavra "remédio" é uma palavra de dicionário, que não é imaginária e seu significado na linguagem moderna é um remédio ou uma cura. A área de atuação das partes é a assistência no exercício dos direitos médicos. A palavra "Mazor" está relacionada ao campo da medicina e também aos serviços prestados pelo proprietário da placa a pessoas em condições médicas precárias, e, portanto, não é arbitrária em relação aos serviços. Portanto, não é surpreendente que uma busca na Internet revele que existem muitos outros prestadores de serviços na área médica que usam o nome "Mazor" para descrever seus serviços, incluindo empresas de orientação e acompanhamento médico, medicina natural, farmácias, medicina psiquiátrica, clínicas das HMOs e mais (sobre a autoridade do Registrador para realizar uma busca independente, veja também o parágrafo 25 no caso da Associação de Vincentristas). Nesse contexto, veja também o Apêndice 6 do depoimento juramentado de Baliciano, que inclui fotografias do motor de busca "Google", que mostra, por exemplo, que existe um centro médico chamado Mazor. Essa realidade comercial contribui para a conclusão sobre a fraca natureza distintiva da marca registrada.
- Uma marca genérica é o nome do produto ou serviço fornecido pelo proprietário da marca. Não acredito que a palavra "mazor" seja uma palavra genérica em relação à área de ocupação do proprietário da marca, conforme reivindicado pelo requerente para exclusão. Também não acredito que isso seja um sinal implícito, como o proprietário da marca afirma. Na minha opinião, não há singularidade ou originalidade na escolha da marca.
- O proprietário da marca afirma que a palavra "medicina" também é um acrônimo para as palavras "exercício de direitos médicos". Um argumento semelhante também foi levantado pela requerente de exclusão em relação à sua marca não registrada ("exercício de direitos e benefícios médicos"). Primeiro, a marca não é registrada da forma como é costume exibir iniciais (em hebraico, as siglas são marcadas com aspas (") antes da última letra) e o proprietário da marca não usa o símbolo como sigla. Também não vejo nenhuma unicidade na combinação de palavras em uma palavra de dicionário existente relacionada à área de ocupação para dar à marca um caráter distintivo.
- Em vista do exposto, acredito que a marca registrada não possui um caráter distintivo inato ou, no mínimo, é de caráter distinto inato fraco. Agora vou examinar se o sinal adquiriu um caráter distintivo.
A marca registrada não adquiriu caráter distintivo
- Como mencionado acima, o padrão necessário para provar um caráter distintivo adquirido para um sinal de dicionário relacionado aos bens (e que não implica) é alto. O proprietário da marca não cumpriu esse ônus no momento de examiná-la em 2021, nem no âmbito do processo que me foi apresentado.
- O Sr. Belliciano anexou à sua declaração uma série de apêndices para apoiar a alegação de que a marca adquiriu um caráter distintivo como resultado do uso e publicação. Esses apêndices não comprovam o uso generalizado da marca verbal sem qualquer design. O Apêndice 1 da declaração apresenta várias publicações do proprietário da marca e, em relação a algumas delas, não está claro quando foram publicadas. Você pode ver a primeira publicação em 2014 e outra publicação de 2019. Na maioria das publicações apresentadas, o proprietário da marca usa a marca de forma desenhada que se parece com esta (doravante: o logo do estetoscópio). Da mesma forma, no Apêndice 2 da declaração juramentada, cartas de agradecimento foram anexadas, a data de algumas das quais não é clara. A mais antiga dessas data de 2014 e também é usada no logo do estetoscópio. O Apêndice 5 da declaração inclui cópias do site do proprietário da marca e das prateleiras das redes sociais. Não está claro quando a publicação será datada. Uma publicação menciona o ano de 2011 e parece que a página do Facebook está datada de 16 de fevereiro de 2014. Essas publicações também utilizam o logotipo do estetoscópio. O Apêndice 4 da declaração é uma documentação dos dados de tráfego da internet, mas não está claro em que ano está e não há nome para o domínio para o qual os dados foram apresentados, exceto pelo título "Mazor Medical Rights". Não é possível aprender a partir deste apêndice que a marca verbal é identificada com o dono da marca. Quanto ao escopo do investimento e do faturamento de vendas, o Sr. Belliciano anexou à sua declaração juramentada o Apêndice 7 como "um documento atesta o faturamento de vendas e as despesas de publicidade do proprietário da marca". O documento apresenta as despesas do Sr. Belliciano de 2011 a 2017 e não as do proprietário da marca. Para o proprietário da marca, há um relatório de 2016 a 2021. No entanto, não é possível aprender com as despesas reportadas relacionadas à publicação da marca como ela está. Diante do exposto, acredito que o proprietário da marca não cumpriu o ônus de provar que sua marca, conforme registrada, adquiriu um caráter distintivo.
- Estou ciente de que a marca está sendo examinada pelo Departamento de Marcas. O departamento determinou, com base nos materiais apresentados, que a marca adquiriu um caráter distintivo, mas isso não me prende. A questão do caráter distintivo adquirido é uma questão probatória cuja esclarecimento aprofundado foi possível neste processo adversarial.
O pedido de registro da marca foi apresentado de má-fé
- O cerne da disputa entre as partes é a questão da boa-fé do titular da marca, tanto no momento do protocolo do pedido de registro da marca quanto em sua conduta perante a Autoridade, e na forma como seus direitos são aplicados perante o requerente para exclusão.
- De acordo com a Seção 39(a1) da Portaria, o registro de má-fé constitui um motivo independente para a exclusão de uma marca. Um pedido de exclusão com base neste motivo pode ser submetido sem limite de tempo:
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