(a1) Apesar das disposições do parágrafo (a), um pedido de apagamento de uma marca devido ao fato de que o pedido de registro da marca foi apresentado de má-fé pode ser apresentado a qualquer momento."
- O fato de o legislador ter determinado que não há prazo prescricional para um pedido de exclusão de uma marca por falta de boa-fé indica a grande importância que deve ser atribuída à boa-fé do requerente para registrar uma marca.
- A expressão "boa-fé" tem significados diferentes, e seu significado em um dado contexto é determinado de acordo com o propósito e finalidade da legislação e, em nosso caso, é determinado de acordo com o propósito da lei de marcas [ver parágrafo 16 Outros Pedidos Municipais 9839/17 Habitat em Apelação Fiscal v. CAFOM (Nevo, 17 de dezembro de 2018)]. O registro de uma marca tem como objetivo proteger a reputação do proprietário da marca, evitar enganar o público e possibilitar uma vida comercial justa. A Portaria de Marcas Registradas faz parte de um sistema de leis que trata da proteção do comércio justo, da concorrência justa e da ausência de engano (veja a página 898 no caso Toto Gold). A Portaria também cita a concorrência desleal como motivo para a exclusão da marca conforme a seção 39(a) da Portaria, ou sua inelegibilidade conforme a seção 11(6) da Portaria.
- Em seu artigo "The Commercial Torts Law, 5759-1990 - Fairness in Competition and Trade Secrets", o estudioso Deutsch refere-se ao conceito de "injusto":
"O conteúdo do conceito de 'injusto' deriva de uma ampla gama de considerações. Entre essas considerações, o uso indevido do poder é superior. O princípio da justiça vem antes de tudo, que o lado forte deve exercer seu poder preferido dentro dos limites e levando em conta os interesses protegidos do lado fraco."
- O requerente de exclusão é proprietário de uma pequena empresa que atua principalmente na região sul e o escopo de sua atividade não é grande (veja o Apêndice C da declaração juramentada de Lavi – uma cópia dos relatórios de lucros e prejuízos do Requerente para os anos de 2008-2019). O Requerente de Apagamento estabeleceu sua transação com o nome "M.Z.O.R." em 1º de maio de 2007 (Apêndice A à declaração juramentada de A. Lavi). O requerente da exclusão também usou esse nome em um formulário formatado já em 2007 (veja o parágrafo 2 do depoimento juramentado de Lavi e o Apêndice E do depoimento – uma cópia de uma fatura fiscal de 2010). A marca de designer do requerente para exclusão (doravante: o logo dos dois homens) é a seguinte:
- Em 15 de junho de 2011, o Escritório do Procurador-Geral entrou com um pedido de liminar temporária contra o requerente de exclusão. Esta solicitação também reflete a atividade do requerente de exclusão até 2011. A liminar foi solicitada contra o requerente de exclusão, que foi definido como um comerciante licenciado sob o nome "Mazor – Exercendo Direitos e Benefícios Médicos". Em outras palavras, em 2011, a atividade do requerente para exclusão foi explícita e aparentemente não negligenciável. Está claro que uma liminar não teria sido solicitada contra um comerciante cuja atividade é encoberta ou inexistente (Apêndice B ao depoimento de Lavi).
- As evidências diante de mim não indicam que o proprietário da marca estivesse ativo sob o nome Mazor antes de 2011. Embora o site do proprietário da marca, que foi anexado como Apêndice 5 à declaração juramentada de Beliciano sob o título "Quem Nós Somos", afirme que "desde 2009 Mazor – Exercendo Direitos Médicos" tem auxiliado clientes no exercício de seus direitos, isso não é sustentado por suas evidências. De qualquer forma, as evidências mostram que a proprietária da marca escolheu se representar em publicações e sinalização em seus escritórios, principalmente por meio do logotipo do estetoscópio.
- Não é possível determinar com certeza se, no momento da escolha do nome em 2009 ou 2011, o proprietário da marca estava ciente da existência e atividade do requerente para exclusão, mas não há contestação de que, em 2016 (cinco anos antes do pedido de registro da marca), ele estava ciente dessa atividade, e chegou a enviar ao requerente uma carta de advertência na qual o proprietário exigia que o requerente, antes de registrá-la, parasse de usar a marca "Mazor" (veja uma cópia da correspondência entre as partes de 2016, Apêndice E ao depoimento juramentado de Lavi). Nessa fase, como o requerente de exclusão também respondeu à carta, as partes poderiam ter agido em paralelo, diferenciando suas atividades por meio das diferentes marcas desenhadas usadas por cada uma (o requerente de exclusão com o logo das duas pessoas e o proprietário da marca com o logo do estetoscópio). De fato, parece que isso foi assim por cerca de seis anos, até 27 de março de 2022.
- Desde 2016, o proprietário da marca expandiu significativamente suas atividades publicitárias e promocionais (ver Apêndice 7 da declaração juramentada de Beliciano – relatório para Mazor), principalmente por meio do logotipo do estetoscópio. Durante todo esse tempo, a petição de exclusão operava simultaneamente, embora com volumes menores de publicidade e vendas. Fica claro que, na relação entre as partes, a pessoa com a marca é o lado forte.
- Em 22 de junho de 2021, o titular da marca registrou a marca "Mazor MAZOR" (literalmente). O pedido para examinar a marca rapidamente, no site, foi apoiado pela declaração juramentada do Sr. Bellisiano, que explicou a urgência afirmando que "a empresa soube recentemente que a marca foi usada por partes não autorizadas de forma que viola seus direitos" (veja o Apêndice D do depoimento juramentado de Lavi e a declaração de reivindicações do pedido de exclusão). A apresentação ao Registrador de representações incorretas por meio da declaração juramentada do exame em um local em relação aos seus direitos sobre a marca lança uma luz negativa sobre a conduta do proprietário da marca.
- Além disso, o próprio pedido para registrar a marca verbalmente, sem qualquer design, nas circunstâncias do caso diante de mim é contrário aos propósitos da marca (veja o caso Byte) e, portanto, é contaminado por má-fé. O registro verbal da marca Mazor não tem a intenção de proteger o consumidor contra enganos, pois não diferencia entre o proprietário da marca e o requerente que usou a palavra anteriormente. O registro também não protege a reputação do proprietário da marca, pois não foi provado que a palavra seja exclusivamente identificada com o proprietário da marca. O objetivo do registro é apenas impedir que o concorrente (o requerente para exclusão) utilize a palavra "remédio" e, assim, bloquear sua atividade. O proprietário da marca explorou indevidamente seu poder econômico preferencial e ser uma parte mais sofisticada para expulsar o requerente para exclusão.
- De fato, em 27 de março de 2022, pouco depois do registro da marca (2 de março de 2022), o proprietário enviou uma carta de advertência ao requerente para exclusão por violação da marca "Mazor", e em maio daquele ano ela chegou a entrar com uma ação judicial no Tribunal de Magistrados de Ashdod para obter medidas monetárias e declaratórias. Este é um registro que a Suprema Corte definiu no caso Izhiman (Civil Appeal Authority 9711-17 Chain Stores of Izhiman Coffee v . Mazen Izhiman (Nevo 1.2.2018, parágrafos 8-9 da decisão)) como um registro por razões defensivas e, por isso, manchado por má-fé.
- Além disso, por pelo menos seis anos, as partes trabalharam lado a lado usando marcas desenhadas que se diferenciavam (o logotipo do estetoscópio e o logotipo do povo); parece que durante esses anos houve poucos casos de erro entre o público consumidor (veja o Apêndice 10 do affidavit de Beliciano, que documenta casos individuais em que clientes foram induzidos em erro). Recentemente, parece que o proprietário da marca está usando uma marca projetada com características semelhantes às do logo de duas pessoas do requerente para exclusão. No entanto, não está claro quando o uso da nova marca pelo proprietário da marca começou, já que as provas apresentadas por ela mostraram o uso do logotipo do estetoscópio, e o site e as provas solicitando a exclusão mostraram um logotipo diferente (veja, por exemplo, o Apêndice F ao depoimento juramentado de Lavi).
| O logotipo de designer do peticionário de exclusão desde 2007 | O logotipo do dono da marca |
- Mesmo nas evidências adicionais que o proprietário da marca aborda, parece que é a marca recém-criada que aumenta o risco de engano.
- No parágrafo 3 de sua declaração de reivindicações, o proprietário da marca argumenta o seguinte:
"Todos os argumentos da Requerente neste caso giram em torno da alegação de que a Requerida escolheu fazer valer seus direitos contra partes que usam sua marca ilegalmente, enquanto enganam o público e enriquecem às suas custas, e não é impossível que, se uma ação judicial não tivesse sido movida contra a Requerente (o processo de TA). 53801-05-22, a "Reivindicação" ou o "Processo") então esse pedido nunca teria sido protocolado, e a Requerente não tem escolha a não ser reclamar de si mesma quando não apresentou uma marca registrada. Deve-se notar que não há falta de boa-fé na aplicação dos direitos do réu. Pelo contrário, a Requerente é quem age de má-fé ao enganar o público em geral usando a marca da Requerida, e agora, para tentar escapar à lei, ela entrou com um pedido de exclusão na tentativa de restringir as ações da Requerida."
- De fato, é razoável supor que o pedido de exclusão não teria sido apresentado se o proprietário da marca não tivesse feito a reivindicação por infração de sua marca registrada. O pedido de exclusão não teria sido apresentado mesmo que o proprietário da marca tivesse agido de forma justa e buscado registrar uma marca que refletisse a realidade comercial. O fato de um requerente de exclusão não ter apresentado um pedido de registro de marca em seu nome não confere ao titular da marca legitimidade para exercer seu poder preferido sem levar em conta os interesses protegidos do requerente para exclusão. Não acredito que o requerente da exclusão pretenda restringir as medidas tomadas pelo proprietário da marca, já que já em 2016 o requerente concordou que as partes agiriam em paralelo. O proprietário da marca é quem age de forma injusta e se aproveita do registro de uma marca fraca feita de má-fé para prejudicar o requerente para exclusão.
Conclusão
- A marca registrada não possui um caráter distintivo inato ou foi adquirida e solicitada de má-fé, estando portanto sujeita à exclusão. O proprietário da marca arcará com as despesas do pedido de exclusão no valor de NIS 1.800 e honorários advocatícios no valor de NIS 30.000, incluindo recurso fiscal, que será pago dentro de um mês a partir da data desta decisão, caso contrário, as diferenças de ligação e juros serão suportadas. Esta decisão entrará em vigor em até 30 dias a partir da data de apresentação da mesma decisão. Para atenção das partes – as partes são obrigadas a notificar o ajuizamento de um recurso.
Dr. Roya Israeli