Jurisprudência

Recurso Diverso – Civil (Tel Aviv) 40718-02-24 Genentech Inc v. Estado de Israel – Registrador de Patentes, Desenhos e Marcas Registradas - parte 3

23 de Agosto de 2026
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O Registrador não deverá emitir uma ordem de prorrogação a menos que todos os seguintes critérios tenham sido cumpridos:

(1) A substância, o processo para sua fabricação ou uso, a preparação médica contendo a substância ou o processo para sua fabricação ou o equipamento médico, é reivindicado sob a patente básica e a patente básica é válida;

(2) Com relação a uma preparação médica - uma preparação médica contendo a substância registrada no Registro de Preparações Médicas [...];

(3) O registro, conforme estabelecido no parágrafo (2), é o primeiro registro que permite o uso da substância em Israel para fins médicos;

(4) nenhuma ordem de extensão anterior foi emitida para a patente subjacente ou para o material;

(5) Se uma licença de comercialização for concedida nos Estados Unidos da América, também foi emitida uma ordem para estender a patente de referência nos Estados Unidos, e ela ainda não expirou;

Copiado de Nevo(6) Se uma permissão de comercialização for concedida em um país europeu reconhecido, uma ordem para estender a patente de referência naquele país ainda não expirou;

(7) Se permissões de comercialização foram concedidas nos Estados Unidos da América e em pelo menos um país europeu reconhecido, também foram emitidas ordens para estender a patente de referência nos Estados Unidos da América e naquele país europeu reconhecido, e ainda não expiraram.

Assim, o legislador determinou na seção 64D que é possível ordenar uma extensão de uma ordem em nossos lugares, se uma permissão for concedida para comercialização (por exemplo, comercialização de um medicamento que dependa da invenção) no exterior, e uma ordem também for emitida para estender a patente de referência naquele país - e que ela ainda não expirou.  Também é possível ter a impressão de que o legislador aplicou as "condições de dois estados".  De acordo com a condição, se permissões de comercialização de um produto medicinal fossem concedidas em um país reconhecido na Europa e nos Estados Unidos, seria possível emitir uma ordem de extensão em Israel se ordens de extensão fossem emitidas nesses países.

  1. A Seção 64E da Portaria impõe restrições à forma como o Registrador atua em relação a pedidos de ordem de prorrogação submetidos a ele. Também estabelece várias características de publicação relativas à submissão de pedidos de prorrogação, para permitir a opiniãodo mercado durante a duração da proteção concedida às patentes, e para permitir que aqueles interessados em contestar as ordens de prorrogação solicitadas o façam:

64E.  Exame de um Pedido de Ordem de Prorrogação

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